[특허] 청구항의 전제부에 기재된 구성은 공지된 것으로 볼 수 있는가? > 알기쉬운 IP

★★★청구범위의 전제부에 기재되었거나, 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되었다는 사정만으로, 그 기재된 내용을 공지기술로 인정할 수 있나요?

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오늘은 ‘청구범위의 전제부에 기재되었거나, 명세서에 배경기술(또는 종래기술)로 기재된 구성요소는 공지된 것으로 볼 수 있는지’에 관한 정보입니다.

(Q) 주제 자체가 좀 딱딱한 편인데, 좀 풀어서 이야기해 주시지요.

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(A) 청구항을 작성하거나 보정할 때에는 (반드시는 아니지만) 전제부와 특징부로 나누어서 기재하는 경우가 자주 있습니다. 예컨대, "~에 있어서, ~인(하는) 것을 특징으로 하는 XXX"와 같은 방식입니다. "~에 있어서"라고 기재하는 부분을 전제부라 지칭하고, "~인 것을 특징으로 하는"이라고 기재하는 부분을 특징부라 합니다.

또한 특허출원을 하기 위하여 명세서를 작성할 때에는 통상 배경기술이나 종래기술을 적습니다.

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위와 같이 '청구범위의 전제부에 기재'되었거나, '명세서에 배경기술(또는 종래기술)로 기재'된 구성요소는 공지된 것으로 볼 수 있는지에 대해 살펴보고자 하는 겁니다.

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(Q) '청구범위의 전제부에 기재'되었거나 '명세서에 배경기술(또는 종래기술)로 기재'되었다는 게 어떤 의미인지는 알았습니다. 그런데, 이렇게 기재된 구성요소가 공지된 것인지를 따져야 하는 이유가 무엇인가요?

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(A) 네, 특허출원에 대해 심사를 하거나 특허권에 대해 심판을 할 때 문제가 될 수 있습니다. 즉 신규성이나 진보성 판단을 할 때, 그와 같은 구성요소가 공지된 것으로 볼 수 있는지 여부에 따라 공격방어 방법이나 결론이 달라질 수 있습니다.

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예컨대, 그와 같은 구성요소는 공지된 것으로 볼 수 없다면 심사관이나 무효심판 청구인은 발명의 신규성이나 진보성 흠결을 주장하기 위해, 다른 증거를 통하여 위 구성요소가 이미 공지된 것이라는 입증을 하여야겠지요. 그러나 공지된 것으로 볼 수 있다면 다른 입증이 필요하지 않을 겁니다.

(Q) 음, 좀 알 거 같습니다.

그럼 '청구범위의 전제부에 기재되었거나, 명세서에 배경기술(또는 종래기술)로 기재된 구성요소'는 공지된 것으로 볼 수 있는 겁니까?

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(A) 네, 대법원(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결)은 다음과 같이 기준을 제시합니다. 좀 길지만 관련 있는 부분을 인용해 보겠습니다.

위 내용을 요약하면 다음과 같습니다.

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● 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. ---> 따라서 원칙적으로, 신규성이나 진보성 흠결을 주장하는 측에서 증거를 통해 해당 구성요소의 공지 사실을 입증하여야 한다.

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● 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다. ---> 따라서 원칙적으로, 신규성이나 진보성 흠결을 주장하는 측에서 증거를 통해 해당 구성요소의 공지 사실을 입증하여야 한다.

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● 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에는 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정할 수 있다. ●그러나 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다. ---> 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에는 해당 구성요소가 출원 전에 공지된 것으로 판단할 수 있다(즉, 이런 경우라면 신규성이나 진보성 흠결을 주장하는 측에서 별도의 증거로 해당 구성요소의 공지사실을 입증할 필요가 없다). ●다만, 출원인이 착오로, 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있다면 추정이 뒤집어진다(즉, 이러한 특별한 사정이 있는 경우라면 원칙으로 돌아가 신규성이나 진보성 흠결을 주장하는 측에서 증거를 통해 해당 구성요소의 공지 사실을 입증하여야 한다.)

(Q) 음, 만일 위와 같은 기준이라면, 출원인으로서는 특허출원의 심사과정 중에 거절이유통지(의견제출통지서)를 받고 일부 구성을 전제부로 돌리는 보정을 할 때, 이러한 일부 구성은 공지된 것이라고 함부로 인정하면 안 되겠군요.

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(A) 그렇습니다. 그 일부 구성이 선행발명(인용발명)에 개시됨으로써 공지된 경우가 아닌 한, 그러한 의견(공지된 것이라고 인정하는 의견)을 제출해서는 안 되겠지요.

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반대로, 가령 무효심판의 청구인이라면 위와 같이 청구범위의 전제부에 기재된 구성에 대해서 출원인(특허권자)이 심사과정에서 공지된 것이라고 인정한 바가 있는지 출원이력을 자세히 살펴볼 필요가 있겠습니다.