[2022년 4월 20일 시행, 개정 특허법 소개] 특허결정 후의 국내우선권 주장 출원과 주의사항 > 알기쉬운 IP

★★★[2022년 4월 20일 개정 특허법 소개] 특허결정이 나온 다음에도 국내우선권 주장이 가능해졌다! (주의사항 포함)

◆정직과 신뢰, 25년 업력의 전문가집단 유리안국제특허입니다.

오늘은 2022년 4월 20일 개정 특허법에 따라, ​특허결정 후에도 국내우선권 주장 출원을 통해 그사이에 발생한 개량기술 내용을 명세서(청구범위 포함, 이하 동일)에 추가할 수 있게 되었다는 소식을 포스팅해 봅니다.

(Q) 이번 개정법에 따라 특허결정을 받은 후에도 국내우선권 주장 출원이 가능해졌다던데요?

(A) 그렇습니다. 이전까지는 특허결정을 받은 이상, 국내우선권 주장 출원을 하는 건 불가능했습니다. 특허결정을 받았으니 그대로 등록절차로 갔던 거죠.

그런데 이제는 개정법에 따라서 특허결정을 받은 경우에도 국내우선권 주장 출원을 하는 게 가능해졌습니다.

(Q) 국내우선권 주장 출원이라는 게 뭔지부터 좀 알아듣기 쉽게 설명해 주시면 안 될까요.

(A) 네. 특허출원(A출원)을 한 다음에는 거기에 새로운 기술내용을 추가하는 건 금지되는 게 원칙입니다. 예컨대, 특허출원(A출원)을 한 다음에 그 후 개선된 사항(개량기술, 개량발명)을 명세서에 추가할 수 없습니다. 그런데 (간략화해서 말하면) 국내우선권 주장 출원(B출원)을 하게 되면, A출원을 한 후에 개선된 사항이나 추가보충할 사항을 추가할 수 있게 됩니다. 곧, ​국내우선권 주장 출원(B출원)이란 원래의 특허출원(A출원)에는 포함되지 않았던 개량발명 등을 추가 보충할 수 있는 수단이라 할 수 있습니다.

단, 국내우선권 주장 출원(B출원)은 원래의 특허출원(A출원)의 출원일로부터 1년 이내에만 할 수 있습니다. 또한 이번에 특허법이 개정되기 전까지는 특허출원(A출원)에 대해 특허결정이 나온 경우에는 국내우선권 주장 출원(B출원)을 할 수 없었습니다.

(Q) 아하... 그렇다면 개정 특허법은, 이전까지는 허용되지 않았던 ‘특허결정을 받은 이후의 국내우선권 주장 출원’을 가능하게 했다는 것이니, 이를 풀어서 말하면 특허결정을 받은 이후에도 새로운 개량발명 등을 추가하는 수단이 생겼다는 의미로 볼 수 있겠군요.

(A) 그렇습니다. 출원인에게는, 특허결정을 받은 이후에도 개량발명을 비롯하여 새로운 내용을 추가하는 수단이 새로 생겼다는 점에서 의미가 있습니다. 과거 특허결정 이후에는 개량발명을 추가하는 게 불가능했는데 이제는 빠른 기술변화에 발맞춰 개량발명을 추가하는 게 가능해졌다고 얘기할 수 있지요.

이제 출원인은 특허결정을 받은 경우라 하더라도, 국내우선권 주장 출원을 통하여 특허결정을 받은 발명의 개선/개량발명을 추가할 수 있게 되었으므로, 다양한 개량발명에 대한 출원인의 특허 포트폴리오 구축이나 선택권 부여가 가능해졌다고 얘기할 수도 있겠습니다.

(Q) 지난번 개정법에 따른 ‘특허결정 이후의 재심사’의 경우 주의사항이 있었는데, 오늘 주제에는 주의사항이 없나요?

(A) 중요한 주의사항이 있습니다.

① 특허결정을 받은 경우에도 국내우선권 주장 출원을 할 수는 있지만, 그 시기는 특허결정을 받은 출원에 대해 등록 절차를 밟기 전이어야 하고(등록을 했으면 국내우선권 불가), 또한 원래 출원일부터 1년이 경과하기 전이어야 합니다.

② 국내우선권 주장 출원(B출원)을 하면, 원래 있던 특허출원(A출원, =특허결정을 받은 특허출원)은 등록할 수 없으며(그 대신 새로 한 B출원으로 심사받게 됨), 일정 기간 후 취하된 것으로 간주됩니다. 이 점을 미리 알고 절차를 어떻게 진행할지 전략을 구사하여야 합니다.

(Q) 네, 특허결정을 받은 후의 국내우선권 주장 출원. 앞의 포스팅에서 설명한 특허결정 후의 재심사청구와 함께 기억해 두어야 할 사항이군요.

(A) 물론입니다. 모르면 활용할 수 없으니까요. 주의사항도 함께 알아두어야겠죠?

(Q) 네. 실용신안의 경우에는 어떠한가요?

(A) 위에 설명한 내용은 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용됩니다.