[2022년 4월 20일 개정 특허법 소개, ◆특허결정 후 재심사청구 & 국내우선권 주장(종합)] ◆특허결정이 나온 다음에도 명세서(청구범위 포함)를 수정하는 방법이 생겼다고요? > 알기쉬운 IP

★★★[2022년 4월 20일 개정 특허법 소개] 특허결정이 나온 다음의 명세서(청구범위 포함) 수정 방법 2가지! (주의사항 포함)

cf. 이 포스팅은 아래 2건의 포스팅을 핀트를 살짝 바꾸어 종합한 것입니다.

 

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2022년 4월 20일 개정 특허법에 따라, 특허결정 후에도 명세서(청구범위 포함, 이하 동일) 수정이 가능해졌다는 소식입니다. 이번 포스팅은 앞서 올린 두 건의 포스팅을 종합한 것이기도 하니까 필요하면 앞선 2개의 포스팅(위 링크 참조)을 먼저 읽어보세요.^^

(Q) 이번 개정법에 따라 (거절결정이 아니라) 특허결정을 받은 후에도 명세서 수정이 가능해졌다던데요?

(A) 그렇습니다. 이전까지는 거절결정을 받은 경우 재심사 등을 통해 명세서를 수정하는 게 가능했으나, 특허결정을 받은 경우에는 수정할 방법이 없었습니다(정정심판이라는 수정방법이 있으나 이는 심판에 의한 예외적인 것이므로 여기서는 논외). 특허결정을 받았으니 그대로 등록절차로 갔던 거죠.

그런데 이제는 개정법에 따라서 특허결정을 받은 경우에도 명세서를 수정하는 게 가능해졌습니다.

(Q) 특허결정을 받았다는 얘기는 심사절차가 일단락되었다는 건데, 이채롭군요. 어떻게 수정할 수 있는지 설명해 주십시오.

(A) 네, 두 가지 수단이 가능해졌습니다.

첫째, (특허결정을 받은 후의) 재심사 청구

원래 재심사는 거절결정을 받은 경우에만 청구할 수 있었습니다. 그런데 이번에 특허법이 개정되면서 특허결정을 받은 경우에도 등록 전까지는 재심사를 청구할 수 있도록 하였습니다. 이때 명세서나 도면을 수정(보정)할 수 있습니다. 이에 따라 특허결정후에도 추가로 명세서를 보정할 기회가 주어졌다고 볼 수 있겠습니다.

이때 유의할 사항이 있습니다. 특허결정을 받은 출원에 대해 재심사를 청구하면 심사관이 했던 특허결정은 취소된 것으로 봅니다. 명세서 내용이 달라졌으므로 특허결정 여부에 대해서도 새로 판단하여야 하기 때문입니다. 곧, 보정을 잘못하면 특허결정이 뒤집어져 거절결정이 될 가능성도 있다는 겁니다.

따라서 특허결정을 받은 후의 재심사 청구는, 어떤 꼭 필요한 사정이 있는 경우를 제외하고는, ‘간단한 수정이나 감축’ 정도로 활용하는 게 바람직합니다. 청구범위를 넓히는 건 안 되며, 그 외 수정사항 여하에 따라서 심사관의 판단(특허결정)이 달라질 수도 있기 때문에 전문가의 도움을 받아 충분한 검토를 거쳐야 합니다.

둘째, (특허결정을 받은 후의) 국내우선권 주장 출원

이전까지는 특허결정이 나오면 국내우선권 주장 출원은 무조건 불가했습니다만, 이번 개정법에 따라 특허결정 이후에도 국내우선권 주장 출원을 하는 게 가능하게 되었습니다. 국내우선권 주장 출원이란 보정이 아니라 일종의 새로운 출원을 하는 거지만, 이를 효과 면(또는 내용 면)에서 본다면 원래의 특허출원에 대해 보정(게다가, 후술하듯이 새로운 내용 추가까지 가능)을 하는 게 가능해졌다고 이해하면 쉬울 것 같아요.

국내우선권 주장 출원이 가능해졌다는 것은, 새로운 내용의 변경이나 추가(ex. 새로운 개선사항)가 가능해졌다는 뜻입니다. 과거 특허결정 이후에는 개량발명을 추가하는 게 불가능했는데 이제는 빠른 기술변화에 발맞춰 개량발명을 추가하는 게 가능해졌다고 얘기할 수 있지요.

단, 이 경우에도 주의 사항이 있습니다.

① 특허결정을 받은 경우에도 국내우선권 주장 출원을 할 수는 있지만, 그 시기는 특허결정을 받은 출원에 대해 등록 절차를 밟기 전이어야 하고(등록을 했으면 국내우선권 불가), 또한 원래 출원일부터 1년이 경과하기 전이어야 합니다.

② 국내우선권 주장 출원을 하면, 원래 있던 특허출원(=특허결정을 받은 특허출원)은 등록할 수 없으며(그 대신 새로 한 출원으로 심사받게 됨), 일정 기간 후 취하된 것으로 간주됩니다. 이 점을 미리 알고 절차를 어떻게 진행할지 전략을 구사하여야 합니다.

(Q) 네, 듣고 보니 특허출원 절차를 밟을 때 꼭 알아두어야 할 사항이군요. 말씀하신 주의사항도 함께 알아두지 않으면 안 되겠고요.

실용신안의 경우에는 어떠한가요?

(A) 위에 설명한 내용은 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용됩니다.