2022년 4월 20일부터 시행되는 특허 '분리출원' 제도란? (분리출원의 활용 사례) > 알기쉬운 IP

★★★거절결정에 대한 심판청구에서 실패(=기각)한 경우의 대응책, <분리출원>

◆정직과 신뢰, 25년 업력의 전문가집단 유리안국제특허입니다.

오늘은 2022년 4월 20일부터 시행되는 ‘특허 분리출원’에 관한 정보입니다.

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군더더기 없이 간단하고 알기 쉽게, 그리고 정확하게 엑기스만 빼내어 설명합니다.^^

(Q) 오는 4월 20일부터 특허 분리출원 제도가 시행된다는데, 분리출원이라는 게 뭔가요?

(A) 특허출원에 대해 거절결정을 받고서 이에 불복하여 심판(거절결정심판)을 청구했는데 심판에서도 패한 경우(=기각), 그 거절된 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리하여 출원(=분리출원)할 수 있게 한 제도입니다.

(Q) 거절된 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리하여 출원한다는 게 무슨 소린가요?

(A) 네... 예를 들어 보겠습니다.

아래와 같은 경우입니다.

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① 특허출원(청구항 1, 2, 3으로 구성)

② 심사관이 청구항 1은 특허요건을 갖추지 못했다는 이유로 특허출원에 대해 거절결정(청구항 2와 3은 특허받을 수 있는 상황임에도 청구항 1 때문에 출원 전체가 거절) cf. 물론, 심사관의 거절이유(청구항 1은 특허요건을 갖추지 못했다는 거절이유)를 받은 후 청구항 1을 삭제하면 특허가 나오겠지만, 청구항 1에 대한 심사관의 판단에 승복하기가 어려워서 청구항 1을 삭제하지 않고 버틴 경우에 이런 일이 발생하겠습니다.

③ 심사관의 거절결정에 대해 심판청구를 하였는데, 심판에서도 심사관의 거절결정을 지지(=심판청구 기각)

④ 이 경우 거절결정에서 거절되지 않았던 청구항 2와 3에 대하여 분리하여 출원(=요게 바로 분리출원) 가능

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(Q) 상황은 이해가 갑니다. 그런데 그렇게 되면 뭐가 좋아지고 어떤 점이 달라지게 되는 거죠?

(A) 네, 위와 같은 분리출원 제도가 생기기 전에는 출원에 대하여 거절결정을 받은 후 이에 불복하여 심판(거절결정심판)을 청구하였다가 혹시라도 기각되면 (특허법원에 올라가 계속해서 다투는 방법 이외에는) 출원 전체가 특허받지 못하게 되었습니다. 즉, 위에서 든 예에서 청구항 2와 3에 대해서까지 특허를 받는 데에 어려움이 생겼던 거지요. 이 때문에 거절결정 심판을 청구할지 고민이 되는 경우가 많았습니다. 위 예에서 청구항 1에 대한 심사관의 판단에 대해서는 납득이 가지 않아서 다퉈보고 싶지만, 그랬다가 청구항 2나 3에 대해서까지 피해(?)가 갈까 봐 심판청구를 하는 데 부담이 있었던 거지요.

(Q) 그렇다면 분리출원은 거절된 특허출원에서 특허받을 수 있었던 청구항에 대해 추가로 (예전에는 허용되지 않았던) 특허획득기회를 열어준 거군요.

(A) 그렇습니다. 분리출원 제도가 생겼기 때문에 출원인은 거절결정에서 거절된 청구항에 대해서도 안심하고(?) 심판을 청구하여 다퉈볼 기회를 가질 수 있습니다. 예전 같았으면 혹여 심판을 청구했다가 실패할 경우 모든 청구항에 대해 특허획득기회를 상실하게 되었지만, 이제는 심판에서 지더라도 거절되지 않았던 청구항은 분리출원을 통해 특허받을 기회가 남으니까요. 결론적으로, 분리출원 제도가 생긴 의의를 출원인 입장에서 짚어본다면, 거절결정심판을 청구할지 여부를 결정할 때 반드시 고려해야 하는 요소가 생겼다고 볼 수 있겠습니다.