[특허] 명세서 보정할 때 새로운 내용 추가할 수 있나요? (신규사항 추가 금지의 원칙) > 알기쉬운 IP

★★★[특허] 명세서 보정의 한계 : 새로운 내용 추가 금지(= 신규사항 추가 금지)

​

◆정직과 신뢰, 25년 업력의 전문가집단 유리안국제특허입니다.

​

​오늘은 ‘특허 명세서 보정의 한계’에 관한 정보입니다.

(Q) 이번에 특허청 심사관으로부터 거절이유(의견제출통지서)를 받았습니다. 심사관이 제시한 선행기술과의 차이점을 주장하기 위해서 명세서에 새로운 내용을 추가하고 싶은데 가능한가요?

(A) 종종 이런 요청을 하시는 경우가 있습니다만... 명세서(명세서에 포함되는 청구범위의 경우에도 마찬가지)의 보정은, 출원할 때 최초로 제출한 명세서의 범위 내에서 하여야 한다고 특허법에 규정돼 있습니다. 즉, 새로운 내용의 추가는 불가합니다(흔히 ‘신규사항 추가 금지’라고 일컫습니다).

(Q) 처음에 출원할 때 넣지 않았던 발명의 특징을 추가로 기재하는 건 안 된다는 건가요?

(A) 네, 다시 말씀드리지만 명세서의 보정은 최초에 기재하였던 범위 안에서 손보는 것만 가능합니다. 따라서 처음에 기재되지 않았던 기술구성이나 효과 등을 출원 후에 추가하는 건 허용되지 아니합니다.

간혹 경쟁사의 카피 방지를 위해서 또는 기술의 완전노출 회피를 위해서 일부 노하우를 빼고 출원하는 경우가 있는데, 그것도 정도가 지나치면 심사관이 제시한 선행기술과의 차이가 모호해지고, 그렇다고 뒤늦게 추가로 특징을 기재할 수도 없어 곤란하게 될 수 있습니다.

부득이하게 새로운 내용을 추가하여야 한다면 ‘국내우선권 주장 출원’이라는 새로운 출원을 하는 방법이 있겠습니다만, 여기에는 기간적 제한도 있고 새로 출원을 하는 개념이므로 번거로운 점이 있습니다.

(Q) 심사관으로부터 거절이유(의견제출통지서)를 받은 때가 아닌, 다른 때에 보정을 할 때에도 새로운 내용 추가는 안 되는 건가요?

(A) 그렇습니다. <신규사항 추가 금지>는 모든 보정에서의 기본원칙입니다. 다만, 최후거절이유통지를 받거나 재심사를 청구할 경우에는 위와 같은 제한 외에 다른 추가적인 제한이 더 있게 됩니다.