"상표공존동의제도"가 2024. 5. 1.부터 시행된다던데 이게 뭔가요? > 알기쉬운 IP

★★★ "상표공존동의제도"라는 게 뭔가요?

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[유리안국제특허법률사무소] - ★유익한 지식재산정보★

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◆정직과 신뢰, 27년 업력의 전문가집단 유리안국제특허입니다.

오늘은 ‘상표공존동의제도’에 관한 정보입니다.

(Q) 바로 묻겠습니다. '상표공존동의제도'가 뭔가요?

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(A) 선등록상표(또는 선출원상표)의 권리자가, 표장(상표) 및 지정상품이 동일·유사한 후출원상표의 등록에 동의하는 경우, 그 후출원상표의 등록이 가능하도록 한 제도입니다. 2024. 5. 1.부터 시행됩니다.

(Q) 좀 더 쉽게 풀어서 설명한다면요?

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(A) 네, 원래 어떤 상표(후출원상표)를 출원하였는데, 그보다 먼저 등록받은 상표(선등록상표)나 먼저 출원한 상표(선출원상표)가 있고, 그 후출원상표와 선등록상표(또는 선출원상표)가 동일하거나 유사하고 지정상품까지 서로 동일하거나 유사하면 후출원상표는 등록받을 수 없는 게 원칙입니다.

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한번 더 요약하면, 후출원상표와 선등록상표(또는 선출원상표)가, 상표도 동일하거나 유사하고 지정상품도 동일하거나 유사하면, 그 후출원상표는 거절됩니다.

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그런데 '상표공존동의제도'는, 위와 같은 경우에도 선등록상표(또는 선출원상표)의 권리자가 동의를 해주면, 후출원상표도 등록을 받을 수 있게 한 것입니다.

(Q) 좀 이해가 되는군요. 그러면 어떤 좋은 점이 있나요?

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(A) 네, 예전 같으면 위와 같은 상황이 발생한 경우,

후출원상표의 출원인이 선등록상표(또는 선출원상표)의 권리자와 관계가 있는 경우, 또는 관계가 없어도 협의를 통하여, (일시적 양도를 통해) 후출원상표의 출원인과 선등록상표(또는 선출원상표)의 권리자를 일치시켜서 후출원상표의 등록을 받은 다음에 다시 원래대로 권리를 되돌리는 방식으로 대처를 하여야 했습니다.

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그러나, '상표공존동의제도'가 시행됨으로써 일시적 양도나 등록 후 재양도 등의 절차를 밟을 필요가 없게 되었습니다. 선등록상표(또는 선출원상표)의 권리자로서도 (일정한 대가를 받는다 하더라도) 일시적 양도나 재양도 등의 절차를 밟는 게 찜찜하고 번거로울 수 있었는데, '상표공존동의제도'에 따르면 부담이 좀 줄어드는 면이 있기 때문에 후출원상표의 출원인의 제안이 들어오면 이를 받아들일 가능성이 좀 더 커진 면도 있는 것 같습니다.

(Q) 그렇다면 앞으로 선등록상표(또는 선출원상표)를 이유로 거절이유를 받은 경우, '상표공존동의제도'를 활용하는 방안을 적극 고려해 보아야겠군요?

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(A) 그렇습니다. 선등록상표(또는 선출원상표)의 권리자와 협의시 일정한 대가를 지불하더라도, 상표등록이 꼭 필요한 상황이라면 시도해볼 필요가 있습니다.

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참고로, 공존동의에 의해 후출원상표가 등록된 경우, 선등록상표(또는 선출원상표)와 후출원상표의 상표등록원부에는 공존동의와 관련된 상표임이 표기됩니다.

(Q) 공존동의로 등록된 후출원상표가 수요자에게 오인·혼동을 야기하는 경우에는 어떻게 하나요?

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(A) 선등록상표(또는 선출원상표)가 존재함에도 불구하고 그와 유사한 후출원상표가 등록되는 것이므로 오인 혼동을 일으킬 우려가 있는 게 사실입니다.

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그래서 상표법은 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 취소심판 청구를 통해 등록상표를 소멸시킬 수 있도록 하였습니다. 이 경우 공존동의로 등록된 후출원상표뿐만 아니라 ​공존에 동의를 해준 선등록상표(또는 선출원상표)도 이에 해당하는 경우 취소심판의 대상이 될 수 있습니다.

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이 점은 유의를 하여야겠습니다.